Legosteentje kan niet meer op merkenrecht bouwen

Het zit Lego niet mee. Deze maand haalde ze opnieuw bakzeil bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. De inzet: eeuwigdurende bescherming van haar Legoblokje.


Het bestaansrecht van het IE

De Lego-zaak is een interessante zaak, omdat hij het bestaansrecht van het IE raakt. In principe is onze wetgever van mening dat monopolies zo veel mogelijk vermeden moeten worden, getuige ook de hoge sancties die ‘onze Neelie’ oplegde aan Microsoft. Voor het IE is een uitzondering gemaakt. Als iedereen zomaar boeken kon kopiëren (het auteursrecht), uitvindingen kon namaken (het octrooirecht) of producten kon nabootsen (het modelrecht), dan zouden maar weinig mensen hun tijd, geld en moeite hierin willen investeren.

En dus kregen kunstenaars, uitvinders en ontwerpers een tijdelijk monopolie. Gedurende die periode kregen ze de gelegenheid hun investeringen terug te verdienen. Na die tijd vallen ze terug in het publieke domein.

Het merkenrecht daarentegen kan wel eeuwig duren. Daar komt bij dat er een groot aantal verschillende soorten merken zijn, waaronder ook het vormmerk. Daarmee wordt het uiterlijk van een product beschermd. Meest bekende voorbeeld is de wokkel van Smiths.

Wie niet sterk is…

Toen Lego haar blokjes in 1958 op de markt bracht bracht, kreeg zij hier een octrooirecht op. In Nederland (net als in de meeste andere landen) duurt het octrooirecht echter maximaal 20 jaar. Zodra het blokje onder zijn bescherming uit dreigde te vallen, diende Lego een aanvraag in voor een vormmerk, om het zo – net als de wokkel – te kunnen blijven beschermen.

In eerste instantie kreeg ze het vormmerk ook toegekend. Mega Brands, een concurrent van Lego die zelf ook graag (soort)gelijke blokjes op de markt wil brengen, verzocht echter bij het Europese merkenbureau (het OHIM) om het merk nietig te laten verklaren. Op grond van Europese regelgeving, meer in het bijzonder artikel 7 lid 1 sub e onder ii, kunnen namelijk geen tekens worden ingeschreven die uitsluitend bestaan uit een vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

Dat is bij het Legosteentje wel het geval, zo betoogde Mega Brands. Een bouwsteentje mag namelijk niet te hoog worden, dan valt het om. Als het te plat is, dan zijn ze juist weer lastig van elkaar af te halen. En de ronde uitsprongen aan de bovenzijde respectievelijk de uitsparingen aan de onderzijde zijn nodig om de steentjes aan elkaar te kunnen bevestigen.

De verschillende instanties binnen het OHIM stelden Mega Brands in het gelijk. Ook het Gerecht van Eerste Aanleg zag een Legovormmerk niet zitten. Zo kwam Lego uiteindelijk uit bij het Hof van Justitie van de EU. Daar voerde het met name de volgende twee verweren.

Eerste verweer: er ontstaat geen monopolie

Volgens Lego is voor het toe- dan wel afwijzen van een merkaanvraag met name van belang of er uit functioneel oogpunt meerdere gelijkwaardige vormen bestaan, die alle tot eenzelfde technische uitkomst leiden. In het geval van Lego: concurrenten kunnen ook met andere vormen en formaten blokjes een bouwwerk bouwen. Op die manier ontstaat namelijk toch geen monopoliepositie voor de aanvrager.

Het HvJ EU oordeelt echter dat als technische oplossingen door het merkenrecht kunnen worden beschermd, dit voor de andere ondernemingen aanzienlijk en eeuwig de mogelijkheid van gebruik van die technische oplossing beperkt.

Ook het feit dat de wet bepaalt dat tekens niet kunnen worden ingeschreven als merk als zij uitsluitend bestaan uit een vorm die noodzakelijk is voor de technische uitkomst, kon Lego niet helpen. Zolang de wezenlijke kenmerken van de vorm beantwoorden aan de technische functie, dan kan een merk niet ingeschreven worden, aldus het Hof. Het gegeven dat het teken één of meerdere ondergeschikte elementen bevat die geen technische oplossing hebben, zoals de kleur van het blokje, is dan niet van belang.

Omgekeerd: als een vorm vooral is bepaald door een niet-functioneel element, zoals een versiering, dan kunnen concurrerende ondernemingen makkelijker alternatieven op de markt brengen met een gelijkwaardig functioneel karakter. Er bestaat dan ook geen gevaar dat er afbreuk wordt gedaan aan de beschikbaarheid van die technische oplossing.

Tot slot wijst het Hof erop dat op grond van het merkenrecht de merkhouder niet alleen op kan treden tegen vormen die identiek zijn aan haar merk, maar ook tegen vormen die daarop lijken. Een belangrijk aantal alternatieve vormen dreigt zo onbruikbaar te worden voor concurrenten.

Tweede verweer: toets voor de wezenlijke kenmerken van de waar

Ten aanzien van die wezenlijke kenmerken van de waar moet volgens Lego met name worden gekeken naar wat het relevante publiek (dat wil zeggen: de normeel geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument) onderscheidend vindt.

Omdat er een groot aantal verschillende tekens is, kan volgens het Hof niet in zijn algemeenheid worden bepaald wat de wezenlijke kenmerken van een teken nu precies zijn. Dit moet van geval tot geval worden beoordeeld. De perceptie van het publiek is daarbij volgens het Hof niet bepalend voor de vraag of een vorm noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Hooguit kan het een nuttig beoordelingselement zijn. Ook met opinieonderzoeken en deskundigenonderzoeken kan rekening worden gehouden.

Het OHIM had in haar uitspraken aangegeven dat het belangrijkste element van het Legoblokje de twee rijen van uitsprongen bovenop het blokje zijn. Deze uitsprongen kwamen terug in het octrooi van Lego. Ook de andere elementen van het blokje, op de kleur na, waren volgens het OHIM functioneel. Nu Lego niet heeft gesteld dat dit een onjuiste opvatting is, geeft het Hof aan dit punt niet verder te behandelen.

Gevolgen van deze uitspraak

Deze uitspraak is een zware tegenslag voor Lego in haar strijd tegen concurrenten. Weliswaar heeft zij nog een vormmerk voor het rode blokje over in de Benelux, maar na deze uitspraak vraag ik mij af of zij op grond hiervan tegen derden op zal willen treden.

Wel zal Lego nog wel derden aan kunnen pakken die pakketten verkopen waarmee exact hetzelfde piratenschip of kasteel gebouwd kan worden. Maar het op de markt komen van concurrerende bouwsteentjes, waaronder die van MegaBrands, lijkt onvermijdelijk.

Lees hier het arrest (HVJ EU, 14 september 2010, zaak C 48/09 P, Lego Juris tegen OHIM / Mega Brands Inc.)

Dit bericht is geplaatst in Intellectuele Eigendom. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *